상표권은 원칙적으로 지정 상품과 서비스에만 독점적으로 존재하고 유사범위를 벗어나는 상품과 서비스에는 미치지 않으므로 최초 출원 단계에서 또는 사후에 라도 사업 영역이 확장되거나 확장할 계획이 있는 경우 사전에 확장 대상 상품과 서비스에 대해서도 포괄적으로 상표권을 확보할 필요가 있다. 아래 사례는 결론적으로 상표권을 확보하긴 했으나, 많은 비용과 시간을 소요했고, 다행히 상표가 많이 알려져서 부정한 목적의 모방 상표임을 주장 할 수 있었지만, 상표 출원 포트폴리오 구성에 많은 것을 시사하는 사건이라서 정리해 보았다.     

(1) 사실관계

주식회사 대명소노(이하, ‘대명소노’라 함)는 “Ocean World 오션월드”와 관련하여 표장 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’등을 제39류의 여행알선업 등과 제41류 ‘수영장경영업, 레크레이션시설제공업 등 및 제43류의 셀프서비스식당업, 숙박시설안내업등을 지정서비스업으로 하여 상표등록 받았고, 2006년부터 현재까지 워터파크의 명칭으로 운영하고 있었다.

한편, 소**는 2018년 6월 18일자로 ‘오션월드’, ‘Ocean World’를 포함한 표장인 ‘ ’를 제28류 ‘완구 등’에 출원(이하, ‘이 사건 출원상표’라 함)하였고, 특허청에서는 ‘대명소노’가 등록 받은 선등록상표와 이 사건 출원상표는 표장은 유사하지만 지정상품이 서로 유사하지 않다고 판단하여 공고결정을 하였다.

이에 ‘대명소노’는 이 사건 출원상표는 선사용상표에 화체된 양질의 이미지에 편승하여 부당한 이익을 얻기 위한 출원에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 한다고 주장하였고, 특허청은 ‘대명소노’측의 주장을 인정하고 그 등록을 거절하여야 한다고 판단하였다. 그러나 이후 출원인은 특허청의 거절결정에 대해서 불복하는 심판을 진행하였고, 심판 사건에 패소하자 그 이후에도 특허법원, 대법원까지 상고를 진행하였다. 그러나 법원에서도 이 사건 출원상표는 부정한 목적으로 등록된 상표라 판단하면서 해당 상표표에 대한 거절결정은 대법원에서 2021년 10월 심리불속행으로 상고를 기각하면서 확정되었다.

(2) 특허심판원 및 특허법원의 판단

특허심판원과 특허법원은 이 사건 출원상표에 대하여 ① 선사용상표가 국내에서 특정인의 출처표시로 알려진 점, ② ‘오션월드’가 기존의 단어를 조합하여 만든 표장으로 창작성이 인정되는 조어표장에 해당하는 점, ③ 양 상표의 외관이 비유사하나, 호칭, 관념이 서로 유사한 점, ④ 테마파크 내 기념품 샵에서 의류, 문방구류, 완구류의 상품이 판매되고 있어 양 지정상품이 경제적 견련관계에 있는 점, ⑤ 이 사건 출원상표의 출원인이 출원 전 선사용상표의 존재를 충분히 인지하고 있었을 것으로 추측할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여, 출원상표는 특정인의 표장으로 인식된 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 보아 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록을 거절해야 한다고 판단하였다

즉, 국내 대형 워터파크인 ‘오션월드’ 표장은 국내에서 특정인의 출처표시로 알려져 있고, 테마파크 외부에서 판매되는 기념품에 선사용상표가 표시될 경우 수요자들은 테마파크와 관련이 있는 것으로 오인, 혼동할 가능성이 높으므로 이 사건 출원상표가 등록되어 거래업계에서 사용된다면 결과적으로 선사용상표에 화체된 양질의 이미지에 편승할 수 있기 때문에 그 등록은 거절되어야 한다고 판단한 것이다.

(3) 시사점

우리 상표법은 등록된 상표의 보호범위는 원칙적으로 동일 또는 유사한 범위까지 인정하기 때문에 상표권의 보호범위는 제한적이다. 즉 거래업계에서 사용기간이나 매출액, 광고활동 등이 미비하여 특정인의 출처표시로 알려지지 않은 경우 해당 상표는 동일, 유사한 범위까지 보호 받을 수 있는 것이다.

많은 이들이 상표권의 보호범위는 표장이 동일 유사하면 전 영역에 걸쳐 보호되는 것으로 생각하고 있는 경우가 많다. 그러나 본 사례에서 살펴본 바와 같이 상표권의 보호범위는 동일 또는 유사범위에 한정되고 그 범위를 넘어서 보호 받기 위해서는 주지저명성과 상품간의 경제적 견련성, 출원인이 그 상표를 출원한 의도나 목적 등에 대해서 입증해야 한다. 따라서 상표 출원을 진행할 때에는 보호가 필요한 범위에 속하는 지정상품에 대해서까지 출원하여 등록을 받음으로써 타인의 등록 또는 사용을 금지할 수 있도록 권리범위를 설정하는 것이 중요하다.

다만, 상표는 등록 받은 후 3년 이상 사용하지 않으면 누구든지 해당 상표가 사용되고 있지 않다는 이유로 불사용취소심판을 청구할 수 있다. 따라서 무분별하게 많은 상품류에 대해서 상표 등록을 받는 것은 지양해야 하지만 사업과 밀접하게 관련되어 있는 분야에 해당할 경우에는 방어적으로 출원 여부를 검토하는 것이 중요하다.